Il 15 marzo 2023 la Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), società di trasporti di Berlino, ha depositato una domanda di registrazione di un marchio dell’UE costituito dal suono di una melodia della durata di due secondi per servizi di trasporto.
L’esaminatore dell’EUIPO, (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, responsabile della gestione dei marchi dell’Unione europea), ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto il segno privo di carattere distintivo, ossia non idoneo ad essere riconosciuto dai consumatori come indicazione dell’origine commerciale dei servizi contrassegnati.
Il richiedente ha proposto ricorso avanti la Commissione di ricorso che ha confermato la decisione dell’esaminatore. La Commissione ha infatti ritenuto che il segno, costituito da una semplice successione di quattro suoni percepibili, fosse talmente breve e banale da non avere alcuna capacità distintiva essendo piuttosto un elemento destinato ad attirare l’attenzione dell’ascoltatore.
La BVB ha quindi proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea che ha ribaltato la decisione del precedente grado di giudizio
Con la sentenza 10 settembre 2025 (causa T‑288/24), il Tribunale UE ha annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO ed ha stabilito che un suono breve e semplice può avere carattere distintivo e identificare l’origine commerciale dei servizi, così ribaltando la precedente valutazione di “banalità” e “funzionalità” espressa dall’EUIPO.
In particolare, il Tribunale – premesso che i criteri di valutazione del carattere distintivo sono gli stessi per tutte le categorie di marchi – evidenzia che ai fini della registrabilità è necessario che il segno sonoro di cui si chiede la registrazione “possegga una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo e di considerarlo come marchio e non già come elemento di natura funzionale o come indicatore senza caratteristica intrinseca propria”.
Il Tribunale ha precisato che “Sebbene il pubblico sia abituato a percepire marchi denominativi o figurativi come segni che identificano l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi, ciò non si verifica necessariamente qualora il segno sia costituito soltanto da un elemento sonoro. Tuttavia, si deve considerare che, per quanto riguarda taluni prodotti e servizi, non è inusuale che il consumatore li identifichi con un elemento sonoro. In proposito, si deve altresì considerare che gli usi in un settore economico non sono rigidi, ma possono cambiare con il tempo, in talune circostanze, anche in modo molto dinamico”
Ed Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli usi del settore dei trasporti (di cui trattasi nel caso di specie), è notorio che gli operatori di detto settore sempre più spesso fanno uso di «jingle» al fine di essere riconosciuti dal pubblico e che tali marchi sonori consentono di introdurre o accompagnare messaggi destinati al pubblico di riferimento, ad es. negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e stradali, ecc.
In secondo luogo, il suono richiesto come marchio non presenta un nesso diretto con i servizi designati da tale marchio e non risulta essere dettato da considerazioni tecniche o funzionali (in particolare esso non consiste in un rumore che si produce abitualmente durante l’utilizzo di servizi di trasporto, come, ad esempio, un rumore di passaggio di metropolitana o di treno, o un rumore di decollo di aereo). Del pari, non è dimostrato che il suono in questione sia già noto al pubblico.
Neppure rileva il fatto che si tratti di un suono assai breve; ciò anche considerato il contenuto delle linee guida all’esame dell’EUIPO in materia di marchi sonori che non specifica che una breve durata del marchio richiesto possa fungere da ostacolo alla sussistenza del carattere distintivo.
Sulla base di quanto sopra, il Tribunale UE ha concluso che la Commissione di ricorso non ha valutato correttamente il carattere distintivo del marchio richiesto, ed ha dichiarato di conseguenza l’annullamento della decisione della quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2024 (procedimento R 2220/2023‑5).
