Con ordinanza cautelare del 3 marzo 2025, la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano ha emesso una pronuncia di particolare interesse in tema di distribuzione selettiva e tutela dei marchi di lusso, affrontando il complesso rapporto tra principio dell’esaurimento dei diritti di proprietà industriale e protezione dell’immagine del marchio.
Le ricorrenti Alfa, azienda produttrice di profumi di alta gamma, e Beta, suo distributore autorizzato, hanno ottenuto l’inibitoria in via cautelare della commercializzazione dei prodotti a marchio Alfa da parte di due operatori commerciali non autorizzati, Gamma e Delta, operanti nell’ambito di note catene commerciali di prodotti “generalisti”.
La domanda delle ricorrenti era fondata su tre distinti profili: la contraffazione del marchio, la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e, soprattutto, la lesione del proprio sistema di distribuzione selettiva.
Il sistema di distribuzione selettiva implementato da Alfa, per favorire e preservare la connotazione di prestigio del proprio marchio, prevedeva infatti l’ammissione dei soli rivenditori in possesso di determinati requisiti qualitativi.
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la conformità del sistema ideato da Alfa ai principi del diritto della concorrenza, applicando i criteri consolidati dalla giurisprudenza europea: (i) necessità che la natura e le caratteristiche del prodotto richiedano un sistema idoneo a conservarne la qualità e a consentirne l’utilizzo appropriato; (ii) selezione dei rivenditori secondo criteri oggettivi di natura qualitativa, applicati in modo non discriminatorio; (iii) proporzionalità delle restrizioni imposte rispetto agli obiettivi perseguiti.
Una volta accertata la conformità del sistema di distribuzione selettiva di Alfa ai suddetti requisiti, il Tribunale ha dovuto affrontare una questione di particolare rilevanza: come chiarisce l’art. 1372, secondo comma c.c., le clausole contrattuali stipulate con i distributori autorizzati (es. requisiti qualitativi) per loro natura sono vincolanti solo inter partes, non potendo essere opposte ai soggetti estranei al sistema distributivo.
Al fine di valutare una possibile estensione delle limitazioni imposte dal sistema di distribuzione selettiva anche a soggetti non aderenti allo stesso (in base a vincoli contrattuali), il Tribunale si è quindi concentrato sul rapporto tra distribuzione selettiva e principio dell’esaurimento del marchio, di cui all’art. 5 del Codice della Proprietà Industriale.
Tale principio impedisce al titolare di un diritto di proprietà industriale di opporsi alla circolazione di prodotti regolarmente immessi sul mercato nel territorio dell’Unione Europea salvo che, come disposto dal secondo comma della medesima norma, non ricorrano “motivi legittimi”.
La deroga per motivi legittimi trova applicazione tipicamente nei casi di alterazione, deterioramento o modificazione non autorizzata dei prodotti.
Nel caso di specie però, il Tribunale ha ritenuto di estendere l’applicazione della deroga ai casi in cui l’uso del marchio arrecasse un serio pregiudizio all’immagine, al prestigio e all’aura di lusso del segno distintivo.
La valutazione è stata fondata sulla circostanza che i prodotti di Alfa fossero commercializzati da Gamma e Delta in un contesto merceologico eterogeneo, insieme a beni di consumo ordinario (quali detersivi per la casa e prodotti per animali). È stato inoltre rilevato come gli spazi fossero pensati per la distribuzione generalista e il personale addetto non fosse specificamente formato rispetto alle peculiarità dei prodotti. Tale modalità distributiva è stata ritenuta idonea ad arrecare un grave pregiudizio all’immagine e all’aura di prestigio del marchio Alfa.
L’ordinanza conferma l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la tutela inibitoria immediata nei casi di uso del marchio potenzialmente lesivo della sua funzione distintiva e del suo valore commerciale. Per i titolari di brand di lusso, ciò significa poter mantenere un controllo effettivo sui canali distributivi anche dopo la prima immissione in commercio, elevando la distribuzione selettiva da mero strumento contrattuale a presidio sostanziale del valore e della distintività del marchio.
Recentemente, i principi e le conclusioni dell’ordinanza cautelare del 3 marzo 2025 hanno trovato integrale conferma anche nel successivo giudizio di reclamo. Con la recente ordinanza del 9 giugno 2025, infatti, il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Gamma, consolidando così l’interpretazione della pronuncia in tema di tutela dei marchi di lusso e dei relativi sistemi di distribuzione selettiva.
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Alessandro Manca
Filippo Gozzetti
