Con le sentenze emesse in data 2 luglio 2025 dal Tribunale UE (cause T-1103/23 e T-1104/23) sono state annullate le decisioni con le quali la Ferrari era stata dichiarata decaduta dai suoi diritti sul marchio denominativo TESTAROSSA per alcuni prodotti, tra i quali automobili, pezzi di ricambio e accessori, nonché modelli in miniatura di automobili.
Dal 2007, la Ferrari S.p.A. è titolare del marchio denominativo TESTAROSSA, in particolare per automobili, pezzi di ricambio e accessori, nonché modelli in miniatura di automobili (giocattoli). L’EUIPO (European Intellectual Property Office), aveva dichiarato la decadenza per non uso del marchio TESTAROSSA in quanto, a suo dire, tale marchio non era stato oggetto di un «uso effettivo» all’interno dell’UE per i prodotti per i quali era stato registrato nel quinquennio tra il 2010 e il 2015.
Di diverso avviso il Tribunale UE.
Per quanto riguarda le automobili modello Testarossa, nel caso T-1103/23, il Tribunale ha precisato che la loro costruzione ha avuto luogo tra il 1984 e il 1996, e che successivamente sono state commercializzate solo le automobili usate da concessionari o distributori autorizzati dalla Ferrari.
Il Tribunale ha qualificato “uso effettivo” del marchio anche quello fatto in relazione a prodotti di seconda mano dai rivenditori terzi in quanto le vendite erano state fatte con il consenso (anche implicito) del titolare del marchio. In particolare, nel caso di specie, ii Tribunale ha evidenziato che la nota casa di Maranello è stata coinvolta nella vendita delle Testarossa usate da taluni concessionari o distributori autorizzati, mediante un servizio di certificazione dell’autenticità di tali veicoli, il che deve essere interpretato come un consenso implicito di Ferrari all’uso del marchio
I concessionari e distributori autorizzati hanno utilizzato il marchio anche in relazione ai pezzi di ricambio e agli accessori per i quali pure la Ferrari ha svolto un servizio di verifica dell’origine commerciale delle componenti principali delle automobili modello Testarossa. Dunque, Ferrari – ha affermato il Tribunale UE – ha dimostrato il suo consenso (sia pure implicito) all’uso, da parte di terzi, del marchio in questione.
Per quanto riguarda i modelli in miniatura di automobili (giocattoli) (causa T-1104/23), il Tribunale ha sottolineato che l’apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli su modelli in miniatura può essere vietata dal titolare del marchio solo se tale uso possa pregiudicare le funzioni del marchio, valutazione quest’ultima da effettuarsi avendo riguardo alle caratteristiche dello specifico mercato. Il terzo, ha precisato il Tribunale, può usare il marchio altrui senza il consenso del titolare, a condizione che l’utilizzo del segno sul modellino si limiti a comunicare al pubblico che il prodotto è una riproduzione fedele di un modello di automobile e non induca, quindi, a ritenere che il prodotto provenga dal costruttore di automobili o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo.
Infine, il Tribunale ha rilevato che l’uso del segno TESTAROSSA per giocattoli (durante il quinquennio considerato) è stato fatto da terzi, per modelli in miniatura di automobili, con la menzione «prodotto ufficiale su licenza Ferrari» e, quindi, ha ritenuto che il marchio sia stato utilizzato conformemente alla sua funzione di garantire l’origine commerciale dei prodotti per i quali è stato registrato e che l’uso è stato fatto con il consenso implicito della Ferrari, il che impedisce la decadenza del marchio.
